Marchio comunitario tridimensionale. Criteri pertinenti ai fini della valutazione della “malafede” del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario

Cgce, Sentenza 11.6.2009 C-529/07

 

«Marchio comunitario tridimensionale – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 51, n. 1, lett. b) – Criteri pertinenti ai fini della valutazione della “malafede” del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio comunitario»

Secondo la Lindt & Sprüngli, il marchio tridimensionale in questione ha acquisito, prima ancora del deposito della domanda diretta alla sua registrazione, una notorietà e un carattere distintivo nel commercio e, pertanto, una tutela nei vari Stati membri dell’Unione europea, sulla base del diritto della concorrenza o del diritto sui marchi. La detta società aggiunge che tale marchio è stato utilizzato come segno molto tempo prima del deposito della domanda di registrazione e ha acquisito tale notorietà tramite notevoli spese pubblicitarie. Di conseguenza, la registrazione del detto segno come marchio sarebbe finalizzata a tutelare il valore commerciale di quest’ultimo avverso i prodotti contraffatti.  Per contro, secondo la Lindt & Sprüngli, se l’UAMI registra come marchio un segno e se quest’ultimo non viene, in seguito, effettivamente utilizzato, i terzi potranno, in forza dell’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, far valere, prima della scadenza del termine di cinque anni, che il richiedente, al momento della registrazione del detto marchio, ha agito in malafede e chiedere che detto marchio venga, per questo motivo, dichiarato nullo.  La Franz Hauswirth sostiene, sostanzialmente, che l’art. 51, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 costituisce il necessario correttivo, sia qualora non trovino applicazione gli impedimenti assoluti alla registrazione tradizionali, sia qualora gli impedimenti relativi non trovino applicazione in quanto non è stato acquisito alcun diritto proprio alla tutela. In questo modo, tale società sostiene che la malafede risulta dimostrata qualora l’autore della domanda di registrazione di un segno come marchio abbia avuto conoscenza dell’utilizzo, da parte di un concorrente che ha acquisito una «notevole importanza commerciale» («wertvollen Besitzstand») in almeno uno Stato membro, di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o simili e richieda la registrazione del segno come marchio comunitario per far sì che il concorrente non possa più utilizzare il suo segno.  Di conseguenza, secondo la Franz Hauswirth, tramite la registrazione del marchio tridimensionale in questione, la Lindt & Sprüngli intendeva eliminare totalmente i suoi concorrenti. Infatti, la Lindt & Sprüngli cercherebbe di impedirle di continuare a fabbricare un prodotto commercializzato dagli anni ’60 e, nella forma attuale, dal 1997. Invero, in forza di una «notevole importanza commerciale» («wertvollen Besitzstand»), la Franz Hauswirth dovrebbe conservare il suo mercato e non potrebbe essere minacciata da concorrenti comunitari.

LaPrevidenza.it, 28/06/2009